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Êtes-vous certains de votre marque ?
Cette question, volontairement provocatrice, recouvre une
réalité constatée à maintes reprises : le titulaire d'une marque (ou d'un
dessin et modèle ou d'un brevet) pense pouvoir se prévaloir d'un droit en
réalité fragile voire inexistant.
Quelques questions permettent de s'en apercevoir :
1. La marque protège-t-elle réellement
votre activité ?
Un exemple valant mieux qu'un long discours, je propose
l'exemple suivant :
Une société voulant protéger son activité de vente en
ligne de chaussures sur Internet a déposé le libellé suivant : "
Chaussures, Communications par terminaux d'ordinateurs, Télécommunications,
Publicité en ligne sur un réseau informatique ".
Critique :
| Libellé
: |
Commentaire
: |
| Chaussures |
Ce libellé
protège une activité de production et non de vente. |
| Communication
par terminaux d'ordinateurs, télécommunications |
Ce libellé
protège les entreprises dont l'activité essentielle est la
téléphonie et l'internet. Le fait d'avoir un site internet au
soutien de son activité n'est qu'un accessoire et ne constitue
pas le cœur du métier. |
| Publicité
en ligne sur un réseau informatique |
Ce libellé
protège les agences de communication. |
Cette société aurait du protéger uniquement l'activité
réellement exercée sur son site, à savoir : "service de vente au
détail de chaussures".
En pratique, je constate que beaucoup de marques ne protègent
pas, ou protègent mal, l'activité de mes clients.
2. Votre marque a-t-elle été renouvelée ?
Une marque est valable dix ans et doit être renouvelée, à
défaut de quoi elle tombe dans le domaine public. Là encore, j'ai rencontré
des "oublis" qui peuvent être dévastateurs.
3. Qui a déposé votre marque ?
Seul le titulaire inscrit au Registre National des Marques
peut se prévaloir de la marque.
Si par conséquent, c'est une précédente société ou le
dirigeant qui a déposé, il faut faire un contrat de licence (de cession) qui
soit publié au Registre National des Marques.
A défaut, la société exploitante de la marque ne pourra se
prévaloir d'aucun droit et donc d'aucun préjudice.
4. Le signe déposé est il le signe
réellement exploité ?
Très fréquemment, la marque déposée sera modifiée dans le
temps : ajout d'un mot, ajout d'un slogan, ajout d'un logo etc. Au final, après
plusieurs années, il peut arriver que la marque exploitée soit différente de
la marque qui a été déposée.
Dans ce cas, le risque est qu'un tiers agisse en déchéance
et que votre marque tombe purement et simplement.
5. Votre marque est-elle exploitée ?
Une marque doit être exploitée dans un délai de cinq ans. A
défaut, un tiers pourrait agir en déchéance. Il est donc opportun de
conserver des traces d'usage de vos marques (factures ou catalogues par
exemple).
6. Y a-t-il adéquation entre le territoire
de protection de la marque et la zone géographique d'exploitation ?
La marque est un droit de propriété qui est limité dans
l'espace.
Plusieurs protections existent : marque française, marque
communautaire, marque internationale.
Il est évident que si une société est titulaire d'une
simple marque française alors qu'elle réalise 40 % de son chiffre à l'export,
elle est mal protégée.
Il est parfois utile de songer à une protection au-delà des
frontières nationales, sachant par exemple que le système de la marque
communautaire est simple et confère une protection efficace (une exploitation
réelle sur un territoire confère une protection sur l'ensemble de la
communauté européenne).
7. Existe-t-il des contrats sur la marque ?
Si votre marque a fait l'objet de contrat (comme une licence
par exemple), il faut vérifier la qualité rédactionnelle.
Je prends un exemple : Si le titulaire concède un droit
d'usage exclusif à un tiers, sans prévoir en contrepartie un minimum de
chiffre d'affaire à réaliser, il prendrait alors un grand risque, car il
pourrait être lié avec une personne qui n'aurait pas la volonté réelle
d'exploiter la marque.
Conclusion
Si vous avez passé avec succès les questions qui précèdent
(et qui valent en matière de brevet, de dessins et modèles), il sera possible
alors d'envisager la valorisation de votre droit de propriété industrielle.
Cette valorisation permettra d'appréhender la valeur exacte
que vous pourrez inscrire à votre bilan, ce qui peut s'avérer utile en vue
d'une cession, d'une licence, ou tout simplement en vue d'une négociation avec
votre banquier.
Par
Maître
Bertrand ERMENEUX.
Avocat à la Cour - Spécialisé
en droit des marques, dessins et modèles
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